שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

להלן החלטה בנושא שימוש בקשה לאיסור שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר: החלטה מבקשות 1 ו - 2 חברות זרות הרשומות בגרמניה ובהולנד, בהתאמה, עוסקות בייצור ושיווק מוצרי ספורט בארץ ובעולם (להלן: "אדידס"). בבעלותן סימני מסחר ובהם סימן מסחר רשום מס' 121,947 בסוג 25 בצורת שלושה פסים רחבים היוצרים מעין משולש (נספח ג) (להלן:"סימן המסחר"). לטענת אדידס, ביום 20.2.06 רכשה הגב' סימה כהן, המועסקת על ידי משרד עורכי הדין המייצג את אדידס, מהמשיבה זוג גרבי נשים, דגם מס' 293, מארז ובו 3 זוגות גרבי גברים מדגם מס' A804 ומאז ובו 12 זוגות גרבי גברים מדגם מס' 292, הנושאים כולם סימן הדומה לסימן המסחר. בבקשה שלפני עותרת אדידס לסעד זמני כדלהלן: א. לאסור על המשיבה לעשות שימוש בסימנים הדומים לסימן המסחר כל עוד אין הם מהווים חלק מהמילה MILANO. ב. לאסור על המשיבה לעשות שימוש בסימן מסחר מס' 93,206 שבבעלות אדידס. ג. להורות למשיבה לאסוף מכל מחסניה, סניפיה, חצריה, סוכניה, משווקים של מוצריה ומכל אדם שאינו צרכן קצה, את כל המוצרים המפרים כהגדרתם בבקשה זו - לרבות בדרך של רכישה חוזרת ולהעבירם באופן מיידי ולכל המאוחר תוך 5 ימים ממועד מסירת הצו לידיה, אל ב"כ אדידס שימונו לצורך כך ככונסי נכסים זמניים על המוצרים המפרים. אדידס סומכת את בקשתה זו לסעד זמני על תביעה שהגישה על פי דרישת מנהל המכס שעיכב מוצרים שייבאה המשיבה בחשד להפרת סימני מסחר של אדידס ובהם סימן המסחר (ת.א 2519/06). ביום 22.2.06 ניתן צו ארעי כמבוקש. ביום 19.3.06 המציא כונס הנכסים, עו"ד דוד קולב, דין וחשבון ממנו עולה כי נתפסו אצל המשיבה 70 חולצות ו - 857 זוגות גרביים הנושאים סימן הדומה לסימן המסחר. דיון א. הגרביים אותם רכשה הגב' סימה כהן מהמשיבה (נספח ד), נושאים סימן הדומה לסימן המסחר. לעניין זה, איני מוצא לשנות מהחלטתי מיום 15.2.06, בה מצאתי שלכאורה הסימן המופיע על מוצרים של המשיבה, ללא כיתוב נוסף, עוצב באופן דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר. ב. המשיבה כופרת בתוקפו של סימן המסחר. לטענתה, סימן מסחר הוא למעשה אות M בפונט עיצובי FUTURA BLACK ואין להפקיע את השימוש באות העיצובית מהציבור. לטענת המבקשות, אפילו נכונה טענת המשיב, לפיה סימן המסחר זהה לאות עיצובית, אין בכך כדי לשלול את זכותה מכוח סימן המסחר הרשום. נראה שהדין עם המבקשות. אין מדובר בשלילת השימוש באות מסויימת, אלא לכל היותר בשלילת האפשרות להשתמש בעיצוב מסוים של אותה האות. ועוד. האות "M" בפונט עיצובי FUTURA BLACK באופן עצמאי חסרת משמעות. לפיכך סביר להניח שאדם המעוניין להשתמש באות "M" בעיצוב האמור יכלול אות זו בתוך מילה ו/או משפט ובכך אין פסול, כפי שהמשיבה עצמה עושה שימוש באות "M" בעיצוב האמור בציינה את המילה "MILANO" על מוצריה. לפיכך, בין אם אדידס היא המעצבת המקורית של סימן המסחר ובין אם נטלה את הרעיון מאחרים, משנרשם הסימן זכאית היא למנוע מאחרים שימוש בסימן זהה או דומה לסימן זה. ג. לטענת המשיבה, אדידס אינה עושה שימוש בסימן המסחר ועל כן דינו של סימן המסחר להמחק. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 קובע הסדר באשר לאופן הגשת בקשה לביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש והשיקולים שעל רשם סימני המסחר או בית המשפט העליון לשקול בבואו להכריע בבקשה כזו. מכאן, שאי שימוש בסימן המסחר אינו מבטל באופן אוטומטי את תוקפו של סימן מסחר רשום, וממילא כל עוד לא הוגשה בקשה לביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש ולא ניתנה החלטה בבקשה כזו, אין בטענת אי שימוש הגנה מפני תביעה בגין הפרת סימן מסחר רשום. לפיכך, איני רואה צורך לבחון את השאלה אם המבקשת עושה שימוש בסימן המסחר. ד. לטענת המשיבה אין באופן השימוש שהיא עושה בסימן "M" על מוצריה כדי להטעות את ציבור הלקוחות לחשוב שהמוצרים שהיא משווקת הם מוצרים של אדידס. אכן, בהחלטתי מיום 15.2.06, הבחנתי בין מוצרים של המשיבה עליהם מופיעה האות "M" באופן עצמאי, היוצר דמיון מטעה, לבין השימוש באות "M" בצירוף סימנים אחרים המבחינים בין הסימן הכולל המופיע על המוצרים של המשיבה לבין סימן המסחר, באופן השולל חשש להטעיית הלקוחות. ה. מעיון בתמונה הראשונה של חבילת הגרביים שנרכשו על ידי הגב' סימה כהן, והגרביים מדגם A804 שצורפו בהתאם, נמצא שעל הגרביים מוטבע הסימן "M" בנפרד על כל גרב באופן שכל אחד מהגרביים כולל סימן דומה לסימן המסחר. לעניין זה, איני מוצא לייחס משקל רב לעובדה שהגרביים ארוזים במארז הכולל 3 זוגות גרביים עם תווית הנושאת את השם "MILANO", מאחר ובדיקת הההפרה במקרה של סימן מסחר נעשית על דרך השוואה בין המוצר הנטען להיות מפר לבין סימן המסחר ולכן המשקל שיש ליתן לאופן השיווק של המוצר הוא משקל נמוך. לפיכך, נראה לי שבשיווק הגרביים מדגם A804, מפירה לכאורה המשיבה את סימן המסחר. ו. מעיון בתמונה השניה של זוג הגרביים שנרכש על ידי הגב' סימה כהן, וזוג הגרביים מדגם מס' 293 שצורף בהתאם, נמצא שגם כאן מוטבע על כל גרב הסימן "M" הדומה לסימן המסחר, אומנם מוטבעת על הגרב גם המילה "MILANO", אולם משהאות "M" מופיעה בנפרד ממילה זו, אין ליתן נפקות למילה "MILANO" בקשר עם ההשוואה שבין האות "M" המופיע על הגרב לסימן המסחר. על כן דעתי היא שבשיווק הגרביים מדגם מס' 293, מפירה לכאורה המשיבה את סימן המסחר, והוא הדין באשר לגרביים מדגם מס' 292. ז. בבקשתה סמכה אדידס את זכותה לסעד הזמני המבוקש על עילות של גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט וגזל מוניטין (סעיף 14). אלא, שמלבד ציון עילות אלה, לא טענה אדידס דבר בעניין ומסיכומיה נמצא שעילות אלה נזנחו על ידה ועל כן, לא מצאתי לנכון לדון בסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילות אלה. ח. לטענת המשיבה, כבר בסמוך לעיכוב הטובין שייבאה על ידי מנהל המכס, ביום 14.11.05, ידעה אדידס שיש בידי המשיבה מוצרים הכוללים סימנים הדומים לסימנים שעל המוצרים שעוכבו במכס. למרות זאת, רק לאחר שלושה חודשים ולאחר שניתנה החלטת בית המשפט בבשא 27246/05, הגישה את הבקשה לסעד זמני. בכך, לטענתה יש כדי ללמד שאין דחיפות בבקשה ומכל מקום המשיבה ראתה במחדל זה של אדידס משום ויתור על טענותיה לגבי המוצרים שבידיה והסתמכה על כך בהתקשרות עם אחרים. אכן, נראה לכאורה שאדידס לא מיהרה לנקוט בצעדים להגן על זכויותיה בקשר עם המוצרים שכבר היו בידי המשיבה בסמוך לנובמבר 2005. עם זאת, לנוכח פעולותיה לעיכוב הטובין שנחשדו כמפרים את סימן המסחר וניהול ההליכים בבקשת המשיבה לשחרר טובין אלה, אין לומר שאדידס לא פעלה להגן על זכויותיה מכוח סימן המסחר. לפיכך, אפילו השתהתה מעט אדידס בהגשת הבקשה דנן, איני סבור שנכון יהיה לדחות את בקשתה בשל כך. מטעמים אלה החלטתי לקבל את הבקשה ולהורות כדלהלן: א. הנני אוסר על המשיבה לעשות שימוש בסימן מסחר מס' 121,947 או דומה לו ובכלל כך שימוש בסימן הדומה לסימן המסחר האמור. אין בכך כדי לשלול מהמשיבה אפשרות לעשות שימוש במילה "MILANO" בעיצוב הקיים על מוצריה. ב. הנני מצווה על המשיבה לאסוף ממחסניה, סניפיה, חצריה, סוכניה ומשווקים אחרים שאינם צרכן קצה, את כל המוצרים הכוללים את הסימן הדומה לסימן מסחר מס' 121,947, לרבות בדרך של רכישה חוזרת, ולהעבירם תוך 10 ימים מיום מתן החלטתי זו לידי עו"ד דוד קולב, כונס הנכסים הזמני. המשיבה תגיש לבית המשפט דין וחשבון מפורט שייערך בדרך של עריכת תצהיר, אודות האיסוף. הערבון שהופקד על ידי המשיבה כתנאי לצו הארעי, מיום 22.2.06, ישאר בתוקפו. המשיבה תשלם למבקשות את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.סימן מסחרי